Как мы преодолели отказ Роспатента и зарегистрировали товарный знак крупного медиахолдинга

Представьте ситуацию: компания подаёт заявку на регистрацию товарного знака – логотип и название, которыми она пользуется уже много лет и вдруг получает отказ: эксперт Роспатента выявил, что точно такое же обозначение используется на сайте, который выглядит как принадлежащий кому-то другому. Вывод эксперта: регистрация знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно того, кто именно оказывает услуги.

Именно такая ситуация произошла с нашим клиентом – крупнейшим региональным медиахолдингом, объединяющим телеканал, интернет-портал и несколько радиостанций.

Экспертиза ФИПС проверяет не только формальное сходство знака с чужими товарными знаками, но и то, не способно ли обозначение запутать потребителя относительно производителя товара или исполнителя услуги.

Наша задача была доказать, что отказ основан на неверном прочтении фактов: обе компании – части одной структуры, а не конкуренты и не посторонние друг другу лица. 

Для этого мы:

• Сопоставили открытые данные сайтов. Совпадающие адрес, телефон и электронная почта в контактах показали, что все они управляются из одного центра.
• Проследили историю доменов через веб-архив. Архивные копии страниц подтвердили: спорное обозначение использовалось группой задолго до создания той самой компании – оператора портала, на которую сослался эксперт.
• Подтвердили статус заявителя. Больше 15 лет работы на рынке, действующие лицензии Роскомнадзора на теле- и радиовещание – заявитель оказался не «случайным лицом», а главным держателем прав группы.
• Получили официальное письмо-согласие от той самой компании – оператора портала, подтверждающее, что она использует обозначение только с ведома заявителя и никаких самостоятельных прав на него не заявляет.

Все эти доводы и документы мы оформили в мотивированный ответ на уведомление экспертизы.

Экспертиза сочла основания для отказа снятыми. По итогам рассмотрения было принято решение о государственной регистрации трех товарных знаков данного холдинга.

Если ваша компания – часть группы, где бренды исторически «размазаны» по разным юридическим лицам, отказ по этому основанию – вполне реальный риск, а не редкое исключение. Хорошая новость в том, что при достаточных доказательствах такие отказы можно преодолеть. Однако, стоит заранее:

• регистрировать товарные знаки группы на одно, заранее определённое лицо – держателя портфеля интеллектуальной собственности;
• следить, чтобы контактные данные и описание структуры группы были едиными и понятными на всех сайтах и в соцсетях;
• если логотипом фактически пользуется другая компания группы, заранее оформляйте лицензионный договор или письмо-согласие – это экономит месяцы при регистрации.