Зарегистрировали товарный знак вопреки возражению крупного иностранного производителя и четырем противопоставленным знакам
Экспертиза нашла сходство с четырьмя знаками, а крупный иностранный производитель подал возражение. Рассказываем, как удалось добиться регистрации
Регистрация товарного знака со стороны выглядит формальностью: подал заявку – получил свидетельство. На практике всё сложнее. Экспертиза Роспатента проверяет обозначение не только на уникальность, но и на то, не введёт ли оно потребителя в заблуждение и не похоже ли оно на уже существующие бренды. А иногда в процесс вмешивается и третья сторона – правообладатель, который считает, что новый знак может создать ему проблемы.
Именно с таким «комплектом» сложностей столкнулся один из наших клиентов – крупная стоматологическая клиника в Москве.
Именно с таким «комплектом» сложностей столкнулся один из наших клиентов – крупная стоматологическая клиника в Москве.
1
С чего всё началось
Клиент разработал обозначение и захотел зарегистрировать товарный знак. Прежде всего он хотел избежать проблем, связанных с законом о русском языке, а также защитить себя от конкурентов и организовать возможность франшизы для своей клиники.
Ещё до подачи заявки мы провели предварительную проверку обозначения и честно предупредили клиента: риски есть, и они не самые маленькие. В базе уже фигурировали сходные обозначения. Взвесив аргументы, клиент принял решение идти дальше: бренд уже использовался в реальной работе клиники, и отказываться от него не хотелось. Мы подали заявку осознанно, понимая, что регистрация, скорее всего, будет непростой, и заранее готовились отстаивать позицию на всех этапах экспертизы.
2
Проблема №1: возражение третьего лица
Ещё до вынесения решения по заявке в Роспатент поступило обращение заинтересованного лица – крупного зарубежного производителя, чья продукция для гигиены полости рта известна практически каждому потребителю в России. Компания выразила обеспокоенность возможной регистрацией знака и привела доводы о его несоответствии требованиям законодательства.
По закону любое заинтересованное лицо вправе направить такие доводы в ходе экспертизы заявки – и эксперт обязан их учесть.
3
Проблема №2: обозначение сочли способным ввести потребителя в заблуждение
Экспертиза Роспатента согласилась с частью доводов и пришла к выводу, что упоминание в знаке европейской страны в сочетании с тем, что сам заявитель зарегистрирован в Москве, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг.
4
Проблема №3: сходство сразу с четырьмя знаками
Дальше экспертиза нашла сходство до степени смешения с четырьмя товарными знаками разных правообладателей: российских компаний и физических лиц, а также с международными регистрациями иностранных производителей, включая того самого зарубежного заявителя, который ранее уже выражал беспокойство.
На этом этапе многие заявители опускают руки: когда экспертиза приводит четыре противопоставления сразу, шансы на регистрацию действительно выглядят призрачными.
5
Что сделала наша команда
Получив уведомление, мы не стали писать формальную отписку – мы построили стратегию по каждому основанию отказа отдельно:
- Скорректировали перечень товаров и услуг. Часть позиций внутри заявленных классов, где сходство с чужими знаками было наиболее очевидным, была исключена или уточнена – это снизило однородность с противопоставленными знаками.
- Изменили заявленное обозначение и его описание. Мы внесли правки в графическое изображение знака.
- Подготовили доводы о различиях в глазах потребителя. Мы показали экспертизе, что, несмотря на формальное фонетическое сходство отдельных элементов, знаки воспринимаются потребителем по-разному – за счёт разного визуального образа, стилистики и контекста использования.
- Провели переговоры с правообладателем одного из противопоставленных знаков и получили от него письмо-согласие – причём на безвозмездной основе. Это официальный документ, которым владелец уже зарегистрированного знака подтверждает, что не возражает против регистрации похожего обозначения другим лицом. Правильно оформленное письмо-согласие – весомый аргумент для экспертизы и один из самых эффективных инструментов снятия противопоставления.
6
Результат
Все заявленные изменения – по описанию, изображению и перечню товаров и услуг – были приняты Роспатентом. Совокупность мер позволила снять и основание об угрозе введения потребителя в заблуждение, и претензии по сходству с противопоставленными знаками. Товарный знак клиента был зарегистрирован. Товарному знаку присвоен номер 1246894.
7
Почему это важно для бизнеса
Эта история – хороший пример того, что отказ Роспатента далеко не всегда означает конец пути. Даже когда против заявки одновременно работают и возражение конкурента, и четыре противопоставленных знака, и обвинение в введении потребителей в заблуждение – грамотная юридическая стратегия способна изменить исход дела.
Если вы получили уведомление об отказе или предварительный отказ в регистрации товарного знака – не спешите отказываться от бренда, в который уже вложены деньги и время. Специалисты отдела интеллектуальной собственности ЦПО групп проведут анализ рисков ещё на этапе подачи заявки и помогут выстроить защиту, если экспертиза уже выявила противопоставления.
Бражников Владимир Сергеевич
Читайте в разделе Наша практика
Получить консультацию
Спасибо! Ваше сообщение получено
