Регистрация товарного знака в США: особенности, процедура, актуальные требования

Соединенные штаты Америки – страна с крупнейшей экономикой по номинальному ВВП, которая заодно занимает и 3-е место по численности населения в мире. Это рынок, позволяющий задействовать множество площадок и каналов сбыта при реализации своей продукции. Условия торговли являются весьма привлекательными, и число как американских, так и иностранных предпринимателей ежегодно растет.

Американская система охраны товарных знаков имеет ряд ключевых отличий. Прежде всего, она основана на принципе первого использования (first-to-use), а не первого заявления (first-to-file). Это означает, что приоритет получает тот, кто первым начал использовать знак в коммерции, даже если он не подавал заявку в USPTO (U.S. Patent and Trademark Office – патентное ведомство). Однако все же зарегистрированный товарный знак имеет презумпцию права собственности, что облегчает для правообладателя процесс защиты своих интересов в случае возникновения споров.

Также регистрация товарных знаков в Штатах требует от Заявителя доказательства фактического использования знака в коммерческой деятельности. Согласно Закону Лэнхема (15 U.S.C. § 1051), заявитель обязан подать декларацию об использовании знака (use in commerce) или намерении использовать его в будущем (intent to use). Последний из двух вариантов требует от Заявителя предоставления доказательств фактического использования до получения окончательной регистрации.

Регистрация товарного знака в США может осуществляться двумя основными путями — напрямую через USPTO или по Мадридской системе Международного бюро ВОИС, если заявитель уже имеет базовую заявку или регистрацию в другой стране.

Национальная процедура включает в себя подачу заявки напрямую в USPTO через онлайн-систему TEAS. Подходит как американским, так и иностранным заявителям. Требуется указание основания подачи: use in commerce, intent to use.

NB! Для иностранных заявителей патентное ведомство США требует, чтобы их интересы представлял местный патентный поверенный или адвокат.

Мадридская система позволяет подать международную заявку через национальное ведомство, указав США как одну из стран, на которую будет распространяться правовая охрана товарного знака. Такая заявка поступает в ВОИС, а затем — в USPTO, где проходит экспертизу в рамках национального ведомства. Важно помнить, что USPTO предъявляет более высокие требования к спецификации товаров и услуг, поэтому международные заявки часто получают отказ на этапе экспертизы или требуют корректировок.

Процедура регистрации через USPTO включает в себя следующие стадии:

1. Подача заявки. Онлайн через систему TEAS. Указывается информация о владельце, изображение или описание знака, перечень товаров/услуг, класс(ы) по МКТУ, основание подачи – использование в коммерческих целях или намерение использовать в будущем.

В первом случае необходимы:

• дата начала использования знака в коммерции в США (пересылка товаров или оказание услуг между двумя штатами или между США и иностранным государством) для каждого из классов МКТУ;
• дата начала использования знака в мире, в том числе и за пределами США, (пересылка товаров или оказание услуг между двух штатов или между США и иностранным государством) для данных товаров/услуг;
• доказательство использования (по одному для каждого класса).

Для товаров: (1) фото с товаром или упаковкой, на которых изображен знак; (2) каталог (в том числе скриншот сайта), на котором показан товар в непосредственной близости от знака, информация о заказе товара; (3) для программного обеспечения – скриншот, где фигурирует знак.

Для услуг: рекламные материалы, включая скриншоты с сайта, в которых описываются оказываемые услуги и показан соответствующий знак.

Второй случай – намерение использования в будущем. Если знак еще не используется со всеми товарами/услугами, указанными в заявке, Заявитель может подать заявку на основании использования знака в будущем. После того, как заявка пройдет экспертизу, у Заявителя появится обязанность в течение 6 месяцев представить доказательство использования знака – подать Заявление об использовании, подкрепленное достоверными образцами (specimens), демонстрирующими фактическое использование знака в коммерческой деятельности.

2. Экспертиза. Как правило, начинается в течение 8–10 месяцев с момента подачи. Экзаменатор проверяет наличие препятствий, в том числе совпадения с уже зарегистрированными товарными знаками.

3. Публикация в Official Gazette. Если возражений у экспертизы нет, то заявка публикуется в Официальной газете - еженедельном издании USPTO. 3-и лица в течении 30 дней могут подать оппозицию, если полагают, что регистрация товарного знака может нанести им ущерб.

4. Регистрация товарного знака. Если возражений не поступило, заявка либо переходит в стадию регистрации (если знак уже используется), либо заявителю направляется Notice of Allowance (если заявка была на Intent to use, и требуется подача подтверждения использования — Statement of Use).

В среднем весь процесс занимает от 12 до 15 месяцев при условии, что отсутствуют уведомления экспертизы и возражения 3х лиц, способные увеличить данные сроки.

С 18.01.2025 г. единая пошлина для одной заявки, поданной через TEAS, составляет 350 USD за каждый класс товаров/услуг. Ранее тарифы подразделялись на TEAS Plus (250 USD) и TEAS Standart (350 USD), теперь же правилами предусмотрена только Base Application. Дополнительные расходы могут возникнуть при предоставлении доказательств использования, ответах на уведомления экспертизы ведомства и юридическом сопровождении местным патентным поверенным или адвокатом.

При международной регистрации через Мадридскую систему пошлины рассчитываются по тарифам ВОИС в швейцарских франках и зависят от заявляемого обозначения, количества классов и стран, в которых планируется правовая охрана.

Дополнительно документом USPTO «Examination Guide 1-25 Examination Procedures for New Fees January 2025» предусматривается пошлина в размере 200 USD за свободный текст идентификации товаров и услуг в классах МКТУ (Free-form Text ID Fee). Уплата пошлины за свободный текст идентификации требуется даже в том случае, если заявитель позже исправляет/удаляет неприемлемую терминологию.

После регистрации правообладатель обязан поддерживать актуальность данных и подтверждать использование товарного знака. Так, между 5 и 6 годом после регистрации необходимо подать Declaration of Use (форма Section 8), а через 10 лет — заявление о продлении регистрации (формы Sections 8 и 9). Ограничений по количеству раз, когда товарный знак можно продлить, нет, пока он все еще используется в коммерции. Дополнительно правообладателям рекомендуется проводить мониторинг нарушений своего исключительного права и, при необходимости, обращаться за правовой защитой.

Регистрация товарного знака в США — стратегически важный шаг для бизнеса, выходящего на крупный американский рынок. Несмотря на относительно высокие требования и длительную процедуру, зарегистрированный товарный знак становится для предпринимателя прибыльным активом и инструментом конкурентной защиты. Успешное прохождение всех этапов требует внимания к деталям, грамотного выбора подходящих для деятельности товаров/услуг и нередко — юридической поддержки.