Как взыскать компенсацию за нарушение патента?
Владелец патента, наделенный исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, может столкнуться с риском нарушения своих прав со стороны третьих лиц
- Изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
- Полезная модель - техническое решение, относящееся к устройству.
- Промышленный образец - решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Если вы заметили, что на рынке или в сети «Интернет» продается товар, копирующий ваше изобретение, полезную модель или промышленный образец, то помимо способов защиты, предусмотренных ст. 1252 ГК РФ (пресечение действий, нарушающих право, публикация решения суда о допущенном нарушении и т.д.), закон наделяет вас правом потребовать с нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации за нарушение прав патентообладателя.
В большинстве споров о нарушении патентных прав патентообладатели предпочитают требовать компенсацию, т.к. вопрос с доказыванием убытков по данной категории дел на практике является более сложным.
Допустим, вы обнаружили, что иное лицо продает товары или оказывает услуги, которые, по вашему мнению, нарушают ваш патент. В этом случае, необходимо убедиться, действительно ли обнаруженные вами товары и услуги нарушают ваши права патентообладателя или же это всего лишь ваше субъективное мнение. От правильного ответа на этот вопрос будут завесить перспективы и целесообразность возможного дальнейшего судебного разбирательства.
Для того чтобы проверить свои предположения о нарушении ваших патентных прав, целесообразно привлечь независимого эксперта, обладающего специальными познаниями в необходимой сфере, который сможет дать объективное заключение относительно нарушения ваших прав на патент. Для анализа эксперту необходимо будет предоставить собранные вами доказательства. Желательно, чтобы эксперт анализировал и ссылался в своем заключении на те же самые доказательства, которые будут в дальнейшем представлены вами в суд. Если независимый эксперт подтвердил ваши опасения, то подготовленное данным экспертом досудебное заключение пригодится вам в качестве доказательства в суде.
В большинстве споров о нарушении патентных прав патентообладатели предпочитают требовать компенсацию, т.к. вопрос с доказыванием убытков по данной категории дел на практике является более сложным.
Допустим, вы обнаружили, что иное лицо продает товары или оказывает услуги, которые, по вашему мнению, нарушают ваш патент. В этом случае, необходимо убедиться, действительно ли обнаруженные вами товары и услуги нарушают ваши права патентообладателя или же это всего лишь ваше субъективное мнение. От правильного ответа на этот вопрос будут завесить перспективы и целесообразность возможного дальнейшего судебного разбирательства.
Для того чтобы проверить свои предположения о нарушении ваших патентных прав, целесообразно привлечь независимого эксперта, обладающего специальными познаниями в необходимой сфере, который сможет дать объективное заключение относительно нарушения ваших прав на патент. Для анализа эксперту необходимо будет предоставить собранные вами доказательства. Желательно, чтобы эксперт анализировал и ссылался в своем заключении на те же самые доказательства, которые будут в дальнейшем представлены вами в суд. Если независимый эксперт подтвердил ваши опасения, то подготовленное данным экспертом досудебное заключение пригодится вам в качестве доказательства в суде.
1
Сбор доказательств
Перед направлением претензии и подачей заявления в суд необходимо чтобы у вас на руках уже были правильно оформленные доказательства нарушения ваших прав.
О доказательствах необходимо позаботиться заранее, т.к. после получения претензии от патентообладателя или искового заявления нарушитель, который незаконно использовал ваш патент, может предпринять действия, направленные на устранение доказательств допущенного нарушения. Например, нарушитель может убрать с продажи спорный товар, удалить либо изменить информацию на своем сайте, касающуюся предложения или описания спорных товаров или услуг, начать отгружать покупателям другой товар и т.д. Все это в дальнейшем может осложнить сбор и фиксацию доказательств для патентообладателя.
О доказательствах необходимо позаботиться заранее, т.к. после получения претензии от патентообладателя или искового заявления нарушитель, который незаконно использовал ваш патент, может предпринять действия, направленные на устранение доказательств допущенного нарушения. Например, нарушитель может убрать с продажи спорный товар, удалить либо изменить информацию на своем сайте, касающуюся предложения или описания спорных товаров или услуг, начать отгружать покупателям другой товар и т.д. Все это в дальнейшем может осложнить сбор и фиксацию доказательств для патентообладателя.
В качестве доказательств, которые могут подтверждать факт нарушения прав патентообладателя, могут выступать результаты контрольных закупок, фиксация содержания интернет-страниц (например, нотариальный протокол осмотра сайта), переписка и т.д.
В некоторых случаях, для установления лица, нарушающего права патентообладателя, необходимо направить запросы. Например, если сайт нарушителя не содержит сведений о владельце сайта и данные сведения не носят открытый характер, то может потребоваться направление запроса регистратору доменных имен.
Собранные вами доказательства в последующем будут приложены к вашему заявлению в суд.
Собранные вами доказательства в последующем будут приложены к вашему заявлению в суд.
2
В какой суд подавать иск?
После того, как все доказательства собраны, и нарушитель установлен, необходимо определить суд, в который нужно подавать исковое заявление.
Если патентообладатель и нарушитель являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, то исковое заявление подается в арбитражный суд.
Если же патентообладателем является не осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, то исковое заявление подается в суд общей юрисдикции.
Если патентообладатель и нарушитель являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, то исковое заявление подается в арбитражный суд.
Если же патентообладателем является не осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, то исковое заявление подается в суд общей юрисдикции.
3
Направление претензии
Если исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение патента подается в арбитражный суд, то патентообладатель должен сначала направить нарушителю претензию. В данном случае направление досудебной претензии является обязательным условием для рассмотрения дела арбитражным судом (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). Если этого не сделать, то суд может оставить ваше исковое заявление без рассмотрения.
Если исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение патента подается в суд общей юрисдикции, то досудебный порядок урегулирования спора о взыскании компенсации не является обязательным, т.е. патентообладатель может без направления претензии нарушителю сразу подать исковое заявление в суд.
В то же время, даже при отсутствии обязанности соблюдения досудебного порядка, рекомендуется направить нарушителю претензию до подачи иска.
Если исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение патента подается в суд общей юрисдикции, то досудебный порядок урегулирования спора о взыскании компенсации не является обязательным, т.е. патентообладатель может без направления претензии нарушителю сразу подать исковое заявление в суд.
В то же время, даже при отсутствии обязанности соблюдения досудебного порядка, рекомендуется направить нарушителю претензию до подачи иска.
Во-первых, нельзя полностью исключать, что нарушитель исполнит требования претензии добровольно без длительных судебных разбирательств и сопутствующих им расходов.
Во-вторых, получив претензию, нарушитель может вступить с вами в переговоры, в рамках которых вы можете прийти к компромиссу, как по вопросу размера компенсации, так и по вопросу условий дальнейшего использования вашего патента нарушителем. Возможно, вы даже заключите с нарушителем лицензионный договор в отношении вашего патента.
В-третьих, если претензия будет проигнорирована, то при определении размера компенсации судья может учесть данное обстоятельство.
Во-вторых, получив претензию, нарушитель может вступить с вами в переговоры, в рамках которых вы можете прийти к компромиссу, как по вопросу размера компенсации, так и по вопросу условий дальнейшего использования вашего патента нарушителем. Возможно, вы даже заключите с нарушителем лицензионный договор в отношении вашего патента.
В-третьих, если претензия будет проигнорирована, то при определении размера компенсации судья может учесть данное обстоятельство.
Таким образом, досудебную претензию целесообразно направлять во всех случаях, не зависимо от того в какой суд будет подаваться исковое заявление.
4
Подача искового заявления в суд
Если требования, изложенные в претензии, не были исполнены, а переговоры с нарушителем не принесли результата, следует обратиться в суд с исковым заявлением.
Для этого необходимо сначала оплатить государственную пошлину и направить исковое заявление с приложениями в адрес нарушителя. После этого нужно собрать комплект искового заявления с приложениями для суда (ст. 132 ГПК РФ или ст. 126 АПК РФ).
Для этого необходимо сначала оплатить государственную пошлину и направить исковое заявление с приложениями в адрес нарушителя. После этого нужно собрать комплект искового заявления с приложениями для суда (ст. 132 ГПК РФ или ст. 126 АПК РФ).
Исковое заявление может быть подано в суд нарочно, по почте или с помощью официальных электронных сервисов.
При отсутствии ошибок на стадии подачи суд обязан принять исковое заявление к производству в течение пяти дней с даты его поступления (ст. 133 ГПК РФ или ст. 127 АПК РФ).
5
Что нужно доказать в суде для взыскания компенсации?
Для взыскания компенсации за нарушение патентных прав патентообладатель должен доказать в суде использование нарушителем без его согласия изобретения, полезной модели или промышленного образца, патенты в отношении которых принадлежат патентообладателю.
Каждый патент на изобретение или полезную модель содержит формулу, представляющую описание признаков изобретения или полезной модели.
Патент на промышленный образец содержит изображение изделия (например, чертежи или фотографии) с указанием на то, что именно это за изделие (например, аппликатор, письменный стол и т.д.).
Ваше изобретение будет считаться использованным, если продукт (например, товар нарушителя) или способ (например, услуга) использует каждый признак изобретения из независимого пункта формулы вашего патента, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (ст. 1358 ГК РФ).
Ваша полезная модель будет считаться использованной, если продукт (например, товар нарушителя) содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы вашего патента (ст. 1358 ГК РФ).
При этом если в товаре или способе нарушителя будут использованы не все признаки из независимого пункта формулы вашего патента, а только некоторые из них, то ваш патент не будет считаться нарушенным. Лицо, реализующее такой товар, не будет считаться нарушителем ваших прав патентообладателя.
Для того чтобы установить факт нарушения вашего патента на изобретение или промышленный образец, суду необходимо опереться на мнение эксперта, обладающего специальными познаниями в необходимой сфере, которыми сам суд не обладает.
Каждый патент на изобретение или полезную модель содержит формулу, представляющую описание признаков изобретения или полезной модели.
Патент на промышленный образец содержит изображение изделия (например, чертежи или фотографии) с указанием на то, что именно это за изделие (например, аппликатор, письменный стол и т.д.).
Ваше изобретение будет считаться использованным, если продукт (например, товар нарушителя) или способ (например, услуга) использует каждый признак изобретения из независимого пункта формулы вашего патента, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (ст. 1358 ГК РФ).
Ваша полезная модель будет считаться использованной, если продукт (например, товар нарушителя) содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы вашего патента (ст. 1358 ГК РФ).
При этом если в товаре или способе нарушителя будут использованы не все признаки из независимого пункта формулы вашего патента, а только некоторые из них, то ваш патент не будет считаться нарушенным. Лицо, реализующее такой товар, не будет считаться нарушителем ваших прав патентообладателя.
Для того чтобы установить факт нарушения вашего патента на изобретение или промышленный образец, суду необходимо опереться на мнение эксперта, обладающего специальными познаниями в необходимой сфере, которыми сам суд не обладает.
Если нарушитель не представит в суд возражений на досудебное заключение эксперта, приложенное к исковому заявлению, суд вправе при вынесении решения и установлении факта нарушения патентных прав сослаться на указанное заключение.
Если нарушитель не согласится с представленным вами досудебным экспертным заключением и предоставит собственное заключение с иными выводами, суд, как правило, назначает судебную экспертизу для разрешения возникших разногласий. Судебная экспертиза назначается судом по ходатайству любой из сторон.
По практике для суда имеет приоритет именно заключение судебной экспертизы. В случае противоречия выводов досудебной и судебной экспертизы, в основу судебного акта суд положит выводы именно судебной экспертизы.
Если нарушитель не согласится с представленным вами досудебным экспертным заключением и предоставит собственное заключение с иными выводами, суд, как правило, назначает судебную экспертизу для разрешения возникших разногласий. Судебная экспертиза назначается судом по ходатайству любой из сторон.
По практике для суда имеет приоритет именно заключение судебной экспертизы. В случае противоречия выводов досудебной и судебной экспертизы, в основу судебного акта суд положит выводы именно судебной экспертизы.
Таким образом, в случае с изобретением или полезной моделью для установления факта нарушения прав патентообладателя наличие заключения эксперта или специалиста является обязательным. Если данные документы не будут представлены суду либо если заключение судебной экспертизы не подтвердит факт использования патента, то суд посчитает, что патентообладатель не доказал факт нарушения своих патентных прав, и откажет во взыскании компенсации.
Что касается промышленного образца, то он признается использованным, если изделие (товар нарушителя) содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит ваш промышленный образец, при условии, что изделия (в вашем патенте и товар нарушителя) имеют сходное назначение (ст. 1358 ГК РФ).
С учетом того, что промышленный образец охраняет внешний вид изделия, то при установлении факта нарушения либо не нарушения прав патентообладателя суд может обойтись без заключения специалиста или эксперта. Суд может разрешить вопрос об использовании промышленного образца в том либо ином товаре с позиции рядового потребителя. Судьи самостоятельно сопоставят изображение внешнего вида изделия из патента с изделием (товаром) нарушителя.
Что касается промышленного образца, то он признается использованным, если изделие (товар нарушителя) содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит ваш промышленный образец, при условии, что изделия (в вашем патенте и товар нарушителя) имеют сходное назначение (ст. 1358 ГК РФ).
С учетом того, что промышленный образец охраняет внешний вид изделия, то при установлении факта нарушения либо не нарушения прав патентообладателя суд может обойтись без заключения специалиста или эксперта. Суд может разрешить вопрос об использовании промышленного образца в том либо ином товаре с позиции рядового потребителя. Судьи самостоятельно сопоставят изображение внешнего вида изделия из патента с изделием (товаром) нарушителя.
6
Определение размера компенсации
Закон предусматривает два способа определения размера компенсации за нарушение прав патентообладателя (ст. 1406.1 ГК РФ):
Если вами избран первый способ определения размера компенсации, то в исковом заявлении нужно указать конкретную сумму компенсации из указанного диапазона (от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей). Итоговую сумму, которая будет взыскана, определит суд исходя из обстоятельств дела, позиции патентообладателя относительно размера компенсации, а также возражений нарушителя относительно запрашиваемой правообладателем суммы компенсации. Суд должен обосновать размер взысканной компенсации.
Если вы выбираете второй способ определения размера компенсации, будет необходимо предоставить расчёт ее размера и доказательства, подтверждающие этот расчет. Это могут быть лицензионные договоры, отчеты оценщиков и т.д. При этом суд может не согласиться с представленным вами расчетом. В некоторых случаях для определения стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца назначается судебная экспертиза.
При взыскании компенсации по любому из вышеуказанных способов патентообладателю не требуется доказывать суду размер понесенных им убытков.
- в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости права использования вашего изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Если вами избран первый способ определения размера компенсации, то в исковом заявлении нужно указать конкретную сумму компенсации из указанного диапазона (от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей). Итоговую сумму, которая будет взыскана, определит суд исходя из обстоятельств дела, позиции патентообладателя относительно размера компенсации, а также возражений нарушителя относительно запрашиваемой правообладателем суммы компенсации. Суд должен обосновать размер взысканной компенсации.
Если вы выбираете второй способ определения размера компенсации, будет необходимо предоставить расчёт ее размера и доказательства, подтверждающие этот расчет. Это могут быть лицензионные договоры, отчеты оценщиков и т.д. При этом суд может не согласиться с представленным вами расчетом. В некоторых случаях для определения стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца назначается судебная экспертиза.
При взыскании компенсации по любому из вышеуказанных способов патентообладателю не требуется доказывать суду размер понесенных им убытков.
7
Решение суда и его обжалование
Итак, суд вынес решение, в котором установил, что ваши права патентообладателя нарушены, определил размер компенсации и взыскал ее с нарушителя.
Однако, для того, чтобы это решение стало обязательным к исполнению, оно должно вступить в законную силу. Решение суда вступит в законную силу, если в течение месяца оно не будет обжаловано в суд апелляционной инстанции.
Однако, для того, чтобы это решение стало обязательным к исполнению, оно должно вступить в законную силу. Решение суда вступит в законную силу, если в течение месяца оно не будет обжаловано в суд апелляционной инстанции.
В случае если на решение суда будет подана апелляционная жалоба, то оно не будет считаться вступившим в законную силу до тех пор, пока суд апелляционной инстанции не рассмотрит жалобу и не примет по ней судебный акт.
Если суд апелляционной инстанции оставит решение суда первой инстанции без изменения, то решение будет считаться вступившим в силу, а, следовательно, обязательным к исполнению.
После рассмотрения апелляционной жалобы на данное решение суда также может быть подана кассационная жалоба, однако её подача, по общему правилу, не приостанавливает исполнение решения суда. Если на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции и суде апелляционной инстанции не было допущено серьезных ошибок, то суд кассационной инстанции откажет в удовлетворении жалобы, оставив в силе судебный акт о взыскании компенсации.
После рассмотрения апелляционной жалобы на данное решение суда также может быть подана кассационная жалоба, однако её подача, по общему правилу, не приостанавливает исполнение решения суда. Если на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции и суде апелляционной инстанции не было допущено серьезных ошибок, то суд кассационной инстанции откажет в удовлетворении жалобы, оставив в силе судебный акт о взыскании компенсации.
Взыскание компенсации за нарушение патента является важным элементом защиты интеллектуальной собственности. Выше рассмотрены только общие моменты и этапы, связанные с взысканием компенсации за нарушение прав патентообладателя. В то же время каждый из упомянутых этапов имеет свои нюансы и особенности, связанные со спецификой каждого конкретного дела. В связи с этим, при возникновении необходимости в защите патентных прав, крайне важно привлекать специалистов в сфере интеллектуальной собственности.
Бражников Владимир Сергеевич
Читайте в разделе Интеллектуальная собственность
-
Интеллектуальная собственность16.04.2025
Получить консультацию
Спасибо! Ваше сообщение получено
