Влияние национальных различий государств на регистрацию товарных знаков

Регистрация товарных знаков за границей требует внимания к национальным особенностям — правила и практика в разных странах могут существенно отличаться. Разберем их на примерах
Появление Мадридской системы в значительной мере упростило, ускорило и унифицировало процесс международной регистрации товарных знаков. Испрашивать охрану можно одновременно в нескольких юрисдикциях с возможностью ее дальнейшего расширения в рамках стран-участниц Мадридского соглашения. Однако, несмотря на стремление к унификации подходов, в отдельных государствах сохраняются особенности регистрации, которые необходимо учитывать при подаче заявки.

Порядок регистрации товарного знака, а также действия правообладателя после её завершения регулируются национальным законодательством каждой страны. Важную роль играют такие правовые категории, как приоритет, основанный на более ранней заявке, и принцип исчерпания прав, ограничивающий исключительные права владельца после первого введения товара в оборот.

Ниже приведены некоторые примеры стран, где действуют специфические правила и культурные особенности, отличающиеся от привычной для нас практики.
1
США
В США регистрация товарных знаков требует от Заявителя фактического использования знака в коммерческой деятельности. На момент подачи заявки знак должен уже использоваться на территории США в тех сферах деятельности, для которых планируется его регистрация. Согласно Закону Лэнхема (15 U.S.C. § 1051), заявитель обязан подать декларацию об использовании знака или намерении его использовать и в дальнейшем. Уже после регистрации товарного знака в течение 5 лет правообладатель должен документально подтверждать его использование, в противном случае знак будет аннулирован.
В случае, если заявка на регистрацию товарного знака подается не по национальной системе США, Заявитель должен подтвердить наличие регистрации или факт начала процедуры регистрации товарного знака в любой стране-участнице Парижской конвенции (при условии, что страна-участница является «country of origin», т.е. на ее территории у Заявителя расположен офис с производственными площадями и персоналом).
Следует также учитывать ключевое отличие американской системы от практики большинства других государств: в США действует принцип «first-to-use». Это означает, что приоритет на товарный знак возникает у того, кто первым начал фактическое использование знака, а не у того, кто первым подал заявку на регистрацию («first-to-file»).
2
ОАЭ
В ОАЭ, как и в ряде других государств Ближнего Востока, регистрация товарного знака имеет особенность – для одной заявки можно выбрать только один класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что отличается от общераспространенной практики большинства стран. Если компания планирует использовать знак в нескольких классах, необходимо подавать отдельную заявку на каждый из них — один класс соответствует одной заявке.
Кроме того, исламские традиции в ОАЭ также запрещают регистрировать товарные знаки, которые связаны с алкогольной продукцией, свининой, услугами ночных клубов и питейных заведений.
3
Китай
При регистрации товарного знака в Китае важно учитывать особенности административного деления страны. Правовая защита товарного знака, полученная на материковой части Китая, не охватывает такие регионы, как Гонконг, Тайвань или Макао. Указанные территории имеют свои собственные системы регистрации товарных знаков и патентные ведомства. Поэтому для получения защиты в каждом из указанных регионов необходимо подавать отдельные заявки в соответствии с предусмотренными процедурами.
В патентном ведомстве Китая CNIPA (China National Intellectual Property Administration) действуют собственные требования к перечням классов МКТУ, которые отличаются от признанных на международном уровне. Для некоторых классов характерно включение более широкого перечня товаров (например, в 25 класс МКТУ, связанный с одеждой, обувью и головными уборами), для других существует дополнительное деление на подклассы, основанное на функциональных характеристиках, типах сырья и других критериях товаров/услуг.
Такая система повышает эффективность обработки заявок в условиях растущего числа запросов на регистрацию товарных знаков. Деление на подклассы помогает экспертам оценивать степень сходства между товарами и услугами: если товары и услуги не попадают в один подкласс, они автоматически считаются неоднородными.
4
Европейский Союз
Регистрация товарного знака в Европейском Союзе (ЕС) осуществляется через Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и предоставляет правовую охрану одновременно во всех странах-членах ЕС на основании одной заявки
«Принцип унитарности» означает, что знак регистрируется или отклоняется для всего ЕС в целом.
В случае отказа заявку можно преобразовать в национальные заявки с сохранением даты приоритета заявки на товарный знак ЕС. После регистрации товарный знак должен использоваться в течение пяти лет хотя бы в одной из стран ЕС.
Успешная международная регистрация товарного знака требует детального изучения и понимания специфики каждой конкретной страны. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), около трети международных заявок сталкиваются с запросами экспертизы или отказами в регистрации на национальной фазе из-за несоответствия местным требованиям. Для того, чтобы минимизировать риски отказа и обеспечить надёжную правовую защиту бренда, важно заранее учитывать специфику законодательства и практики стран, где планируются охрана и использование знака.

Юристы ЦПО групп обладают практическим опытом сопровождения международных регистраций товарных знаков и помогут выстроить лучшую стратегию с учётом ваших целей и особенностей конкретных стран. Обратившись к специалистам, вы снизите правовые риски и повысите шансы на успешную регистрацию в выбранных странах.

Сидорова Анна Алексеевна

Младший юрисконсульт практики интеллектуальной собственности

+7 (495) 150-50-45 (доб. 386)
E-mail: cpo34@pravorf.ru
Международная регистрация товарных знаков
Регистрируем товарные знаки во всех странах мира по международным (WIPO) и национальным процедурам
Защита интеллектуальной собственности
Проведем переговоры, представим интересы в суде, взыщем с нарушителя компенсацию, защитим от необоснованных претензий