Обзор популярных ошибок заявителей при международной регистрации товарных знаков

С помощью одной заявки на международный товарный знак по Мадридской системе заявитель может:

• Испрашивать защиту своего бренда в любой из стран-участниц Мадридского соглашения (в настоящее время их 131) по своему усмотрению.
• Исходя из сферы деятельности, выбирать нужные товары и услуги, на которые будет распространяться международная регистрация товарного знака.
• Ограничивать защиту определенными товарами и услугами только в тех странах или регионах, где они хотят получить защиту.
• Заявлять приоритет более ранней заявки на товарный знак и многое другое.

Как правило, к формальным ошибкам, которые могут увеличить сроки рассмотрения международной заявки, относятся следующие:

1) Адрес электронной почты для переписки с ВОИС. Адреса электронной почты заявителя и его представителя должны быть разными и предоставлены без ошибок в написании. Несоблюдение этого правила ведёт к направлению письма о несоответствии.

2) Отсутствие изображения товарного знака или изображение с низким разрешением. Низкое качество изображения заявляемого обозначения, отсутствие цвета (в случае его указания заявителем) или частичное изображение знака.

3) Отсутствие транслитерации словесного обозначения в латинице. Характерно для случаев, когда сам товарный знак выполнен, например, в кириллице.

4) Орфографические и пунктуационные ошибки, неправильные формулировки наименований в перечнях товаров и услуг.

5) Несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг:

• международная заявка подана на основании национальной заявки, по которой не была проведена экспертиза;
• интерпретация или подход к классификации Международного бюро ВОИС отличается от практики в ведомстве происхождения заявителя;
• товары и услуги классифицированы в соответствии с устаревшим изданием Ниццкой Классификации (предыдущей редакцией классов МКТУ).

Кроме формальных есть и существенные ошибки, которые могут стать абсолютным или относительным основанием для отказа в международной регистрации товарного знака. Частая причина – недостаточный уровень подготовки и отсутствие анализа рисков перед началом процесса регистрации. 

Абсолютными основаниями для отказа в регистрации являются:
1) Обозначение, поданное на регистрацию, не обладает различительной способностью. Товарный знак должен быть способен отличать товары или услуги заявителя от товаров/услуг других лиц. Если знак является общеупотребимым, напрямую указывает на вид товаров или услуг, описывает свойства товара, он может быть не зарегистрирован.

2) Обозначение запрещено к регистрации. Некоторые знаки не могут быть зарегистрированы, если они:

• противоречат общественному порядку или нормам морали и нравственности (например, применительно к ОАЭ важно обратить внимание на запрет регистрации словесных/изобразительных/комбинированных обозначений, связанных с алкогольной продукцией, свининой, услугами ночных клубов в силу традиций исламских государств);
• содержат государственную символику, гербы или флаги;

• являются знаками, которые могут ввести в заблуждение относительно характера, качества или географического происхождения товаров или услуг.

• Обязательно проведите предварительный поиск. Перед подачей заявки рекомендуется провести поиск по глобальной базе брендов, чтобы убедиться, что регистрация товарного знака не нарушает права третьих лиц.
• Оцените уникальность своего обозначения. Убедитесь, что ваш знак обладает достаточной различительной способностью.
• Дополнительно изучите особенности и требования законодательства стран-участниц Мадридской системы, в которых планируете испрашивать охрану товарного знака.