НАША ПРАКТИКА. Помогли клиенту в получении письма-согласия на регистрацию товарного знака
Преодолели предварительный отказ в регистрации товарного знака путём получения письма-согласия на регистрацию от правообладателя сходных товарных знаков.
В чём заключалась сложность?
Сложность заключалась в том, что в ходе предварительного анализа обозначения на охраноспособность, наши специалисты по интеллектуальной собственности выявили зарегистрированные ранее на иное лицо сходные товарные знаки.
Согласно закону не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц. Такая регистрация допустима только в отношении неоднородных товаров или услуг, поскольку в таком случае исключается возможность смешения двух производителей на рынке.
Однако сходные товарные знаки были зарегистрированы также для услуг 35 класса МКТУ по продаже и продвижению товаров. В сложившейся ситуации наиболее целесообразным представлялось осуществить доработку обозначения для минимизации его сходства с препятствующими товарными знаками.
Но клиент уже получил необходимые для выпуска продукции сертификаты с указанием используемого обозначения в качестве её наименования и приобрёл известность на рынке строительных материалов, ввиду чего осуществлять смену бренда или вносить в него существенные изменения было сопряжено со значительными финансовыми потерями.
По результату проведения экспертизы по существу был получен предварительный отказ в регистрации. Эксперт указал, что обнаружены сходные товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат другой компании. Регистрация обозначения на имя нашего клиента не только нарушила бы права компании-правообладателя, но и породила бы риск введения потребителей в заблуждение относительно лица, осуществляющего продажу и продвижение товаров.
Согласно закону не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц. Такая регистрация допустима только в отношении неоднородных товаров или услуг, поскольку в таком случае исключается возможность смешения двух производителей на рынке.
Однако сходные товарные знаки были зарегистрированы также для услуг 35 класса МКТУ по продаже и продвижению товаров. В сложившейся ситуации наиболее целесообразным представлялось осуществить доработку обозначения для минимизации его сходства с препятствующими товарными знаками.
Но клиент уже получил необходимые для выпуска продукции сертификаты с указанием используемого обозначения в качестве её наименования и приобрёл известность на рынке строительных материалов, ввиду чего осуществлять смену бренда или вносить в него существенные изменения было сопряжено со значительными финансовыми потерями.
По результату проведения экспертизы по существу был получен предварительный отказ в регистрации. Эксперт указал, что обнаружены сходные товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат другой компании. Регистрация обозначения на имя нашего клиента не только нарушила бы права компании-правообладателя, но и породила бы риск введения потребителей в заблуждение относительно лица, осуществляющего продажу и продвижение товаров.
Преодоление предварительного отказа в регистрации
Наши юристы разъяснили клиенту возможные варианты преодоления препятствия. Так, например, согласно нормам действующего законодательства регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается с письменного согласия таких лиц.
Согласие должно содержать чётко выраженное разрешение на регистрацию. Важным условием и преимуществом является то, что письмо-согласие является безотзывным. Следовательно, после принятия решения о регистрации, правообладатель сходных знаков никак не мог запретить нашему клиенту использовать обозначение, требовать признания регистрации недействительной.
Данный способ был наиболее целесообразным для нашего клиента как с точки зрения материальных затрат, так и в связи со сложившейся положительной практикой принятия Роспатентом писем-согласий.
Наши юрисконсульты, представляя интересы клиента, провели переговоры с обладателем исключительных прав на товарные знаки. В ходе переговоров была достигнута договоренность о наиболее комфортных для обеих сторон условиях предоставления письма. В том числе, было принято решение о взаимном неосуществлении компанией клиента и правообладателем сходных товарных знаков коммерческой деятельности, конкурирующей с деятельностью другой стороны. Наш клиент приобретал право использовать обозначение в отношении продажи строительных материалов, не выходя за пределы обозначенного товарного рынка.
Также было достигнуто соглашение о предоставлении друг другу взаимных гарантий не совершать какие-либо действия, способные причинить вред другой стороне или иным образом помешать её деятельности.
Согласие должно содержать чётко выраженное разрешение на регистрацию. Важным условием и преимуществом является то, что письмо-согласие является безотзывным. Следовательно, после принятия решения о регистрации, правообладатель сходных знаков никак не мог запретить нашему клиенту использовать обозначение, требовать признания регистрации недействительной.
Данный способ был наиболее целесообразным для нашего клиента как с точки зрения материальных затрат, так и в связи со сложившейся положительной практикой принятия Роспатентом писем-согласий.
Наши юрисконсульты, представляя интересы клиента, провели переговоры с обладателем исключительных прав на товарные знаки. В ходе переговоров была достигнута договоренность о наиболее комфортных для обеих сторон условиях предоставления письма. В том числе, было принято решение о взаимном неосуществлении компанией клиента и правообладателем сходных товарных знаков коммерческой деятельности, конкурирующей с деятельностью другой стороны. Наш клиент приобретал право использовать обозначение в отношении продажи строительных материалов, не выходя за пределы обозначенного товарного рынка.
Также было достигнуто соглашение о предоставлении друг другу взаимных гарантий не совершать какие-либо действия, способные причинить вред другой стороне или иным образом помешать её деятельности.
По итогу проведения эффективных переговоров было получено письмо-согласие. Правообладатель сходных товарных знаков не возражал против предоставления правовой охраны обозначению на имя нашего клиента.
Нашим юристам удалось достичь баланса интересов обеих сторон, а также исключить риск отказа в регистрации по причине потенциальной возможности смешения обозначений в гражданском обороте и введения потребителя в заблуждение.
Наши специалисты по интеллектуальной собственности подготовили мотивированный ответ на предварительный отказ экспертизы, по результату рассмотрения которого эксперт вынес решение о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя нашего клиента.
Наши специалисты по интеллектуальной собственности подготовили мотивированный ответ на предварительный отказ экспертизы, по результату рассмотрения которого эксперт вынес решение о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя нашего клиента.
