НАША ПРАКТИКА. Отстояли интересы клиента в доменном споре (Дело № А40-204615/2017)
Компания-правообладатель товарных знаков обратилась в суд к нашему клиенту с требованием о прекращении использования доменного имени, передачей права его администрирования и выплаты компенсации.
Позиция истца
Истец ссылался на сходство до степени смешения принадлежащих ему товарных знаков и доменного имени нашего клиента. В силу закона никто не вправе использовать сходные обозначения без согласия правообладателя в отношении однородных услуг.
Хотя практика рассмотрения доменных споров неоднородна, в соответствии с действующим законодательством доменное имя не относится к средствам индивидуализации. В связи с этим отсутствует прямое указание на учёт первенства даты его регистрации (приоритет использования) при разрешении судами подобных споров.
Более того, Гражданский кодекс РФ содержит норму, согласно которой включение товарного знака в состав доменного имени является способом его использования. Это существенно ослабляло позицию нашего клиента, поскольку указывало на необходимость получения разрешения истца на использование доменного имени «telfin.ru» в любом случае.
По мнению истца, в действиях нашего клиента содержались признаки нарушения его исключительных прав: привлечение клиентов посредством использования сходного обозначения с целью добиться смешения в сети Интернет.
Хотя практика рассмотрения доменных споров неоднородна, в соответствии с действующим законодательством доменное имя не относится к средствам индивидуализации. В связи с этим отсутствует прямое указание на учёт первенства даты его регистрации (приоритет использования) при разрешении судами подобных споров.
Более того, Гражданский кодекс РФ содержит норму, согласно которой включение товарного знака в состав доменного имени является способом его использования. Это существенно ослабляло позицию нашего клиента, поскольку указывало на необходимость получения разрешения истца на использование доменного имени «telfin.ru» в любом случае.
По мнению истца, в действиях нашего клиента содержались признаки нарушения его исключительных прав: привлечение клиентов посредством использования сходного обозначения с целью добиться смешения в сети Интернет.
Позиция нашего клиента
Хотя с точки зрения закона доменное имя не относится к средствам индивидуализации, по сути оно представляет символьное обозначение, предназначенное для адресации в сети Интернет. Посредством введения данного обозначения в поисковую строку любое лицо может перейти на интересующий его сайт. Помимо этого, доменное имя способно вызвать стойкую ассоциативную связь между содержащимся в нём словесным элементом и сайтом, отображаемом при обращении к нему. Таким образом, доменное имя выполняет функцию индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет.
Товарные знаки истца были зарегистрированы в 2005 году, то есть на три года позже даты регистрации доменного имени. То есть обозначение «telfin» было придумано и впервые использовано при осуществлении предпринимательской деятельности по оказанию услуг связи именно нашим клиентом.
Благодаря активной деятельности, финансовым вложениям в рекламу, качественному оказанию услуг нашим клиентом и его хорошей деловой репутации данное обозначение стало известным, популярным среди потребителей и контрагентов. Таким образом, спорное доменное имя в связи с длительностью и интенсивностью его использования стало дорогостоящим нематериальным активом, и его безвозмездная передача нарушала бы права и интересы нашего клиента.
Осуществив сбор необходимых доказательств продолжительности и интенсивности использования обозначения «telfin», нашим специалистам по интеллектуальной собственности удалось доказать приобретение им широкой известности в определённом сегменте рынка еще при его использовании именно клиентом.
Также наши юристы отстояли позицию, что регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на товарные знаки у истца свидетельствовала о добросовестном характере его действий, а также об отсутствии намерений воспользоваться чужой деловой репутацией и каким-либо образом ущемить права истца. И хотя в законе нет прямого указания на применение норм о приоритете при разрешении доменных споров, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в них обозначений, сходных до степени смешения со средствами индивидуализации.
Суды первой и апелляционной инстанции указали, что при осведомленности о существовании сходного доменного имени, используемого в отношении аналогичных услуг связи, именно действия истца по регистрации товарных знаков, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
Товарные знаки истца были зарегистрированы в 2005 году, то есть на три года позже даты регистрации доменного имени. То есть обозначение «telfin» было придумано и впервые использовано при осуществлении предпринимательской деятельности по оказанию услуг связи именно нашим клиентом.
Благодаря активной деятельности, финансовым вложениям в рекламу, качественному оказанию услуг нашим клиентом и его хорошей деловой репутации данное обозначение стало известным, популярным среди потребителей и контрагентов. Таким образом, спорное доменное имя в связи с длительностью и интенсивностью его использования стало дорогостоящим нематериальным активом, и его безвозмездная передача нарушала бы права и интересы нашего клиента.
Осуществив сбор необходимых доказательств продолжительности и интенсивности использования обозначения «telfin», нашим специалистам по интеллектуальной собственности удалось доказать приобретение им широкой известности в определённом сегменте рынка еще при его использовании именно клиентом.
Также наши юристы отстояли позицию, что регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на товарные знаки у истца свидетельствовала о добросовестном характере его действий, а также об отсутствии намерений воспользоваться чужой деловой репутацией и каким-либо образом ущемить права истца. И хотя в законе нет прямого указания на применение норм о приоритете при разрешении доменных споров, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в них обозначений, сходных до степени смешения со средствами индивидуализации.
Суды первой и апелляционной инстанции указали, что при осведомленности о существовании сходного доменного имени, используемого в отношении аналогичных услуг связи, именно действия истца по регистрации товарных знаков, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
Таким образом, наши юрисконсульты доказали, что действия правообладателя товарных знаков были фактически направлены не на защиту каких-либо нарушенных прав в сфере интеллектуальной собственности, а на незаконное присвоение прав администрирования доменного имени.
В удовлетворении исковых требований было отказано, и права на домен сохранялись за нашим клиентом.
В ходе рассмотрения спора в кассационной инстанции сторонами было принято решение о заключении мирового соглашения. Правообладатель товарных знаков понимал риск отказа в удовлетворении исковых требований, но был заинтересован в администрировании доменного имени «telfin.ru».
Так истец приобрел права на доменное имя у нашего клиента на возмездных условиях и отказался от своих требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав.
С постановлением Суда по интеллектуальным правам можно ознакомиться здесь.
В ходе рассмотрения спора в кассационной инстанции сторонами было принято решение о заключении мирового соглашения. Правообладатель товарных знаков понимал риск отказа в удовлетворении исковых требований, но был заинтересован в администрировании доменного имени «telfin.ru».
Так истец приобрел права на доменное имя у нашего клиента на возмездных условиях и отказался от своих требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав.
С постановлением Суда по интеллектуальным правам можно ознакомиться здесь.
