Регистрация товарного знака: 5 слагаемых успеха
Читайте в статье о препятствиях в регистрации обозначения в качестве товарного знака и способах их преодоления
Регистрация товарного знака включает несколько этапов:
- Разработка дизайна обозначения.
- Подбор классов, для которых планируется регистрация товарного знака.
- Проверка обозначения по базе (не обязательный, но очень нужный этап).
- Заполнение заявки.
- Расчет госпошлины.
- Подача документов на регистрацию.
- Экспертиза обозначения в Роспатенте.
- Регистрация товарного знака.
Звучит все довольно просто, однако на практике встречаются препятствия в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Столкнуться с трудностями можно на любом этапе, например:
А) при поиске вашей сферы деятельности в классификаторе МКТУ.
Заголовки классов МКТУ определяют в общем виде только области, к которым товары и услуги могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров или услуг (так называемая шапка классов). Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу. При этом, важно понимать фактические обстоятельства осуществляемой вами деятельности, например:
– деятельность кафе-шоп (ларек) подпадает под 43 класс, в то же время, если там продают кофе в оригинальном стаканчике и/или продаете маффины, сэндвичи, то это еще 30 класс;
– деятельность кафе подпадает под 43 класс, в то же время, если там подается еда на вынос, то это может относиться к 30 классу, а если проводят мероприятия, шоу, то это 41 класс;
– деятельность по реализации CRM – это может быть и 09, и 35, и 36, и 42, и 38 классы МКТУ, в зависимости от функционала и возможностей и т.д.
Б) при расчете госпошлины
Размер пошлины зависит от количества классов МКТУ, следует строго соблюдать калькуляцию, в т.ч. при расчете скидки при электронной подаче документов.
Заголовки классов МКТУ определяют в общем виде только области, к которым товары и услуги могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров или услуг (так называемая шапка классов). Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу. При этом, важно понимать фактические обстоятельства осуществляемой вами деятельности, например:
– деятельность кафе-шоп (ларек) подпадает под 43 класс, в то же время, если там продают кофе в оригинальном стаканчике и/или продаете маффины, сэндвичи, то это еще 30 класс;
– деятельность кафе подпадает под 43 класс, в то же время, если там подается еда на вынос, то это может относиться к 30 классу, а если проводят мероприятия, шоу, то это 41 класс;
– деятельность по реализации CRM – это может быть и 09, и 35, и 36, и 42, и 38 классы МКТУ, в зависимости от функционала и возможностей и т.д.
Б) при расчете госпошлины
Размер пошлины зависит от количества классов МКТУ, следует строго соблюдать калькуляцию, в т.ч. при расчете скидки при электронной подаче документов.
Однако ключевыми являются препятствия, указанные в ст. 1483 ГК РФ, которые могут послужить отказом в регистрации товарного знака. Такими препятствиями могут быть, например:
Обозначение не обладает различительной способностью (отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, общепринятые символы и термины, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и т.п.) см. п. 1 ст. 1483
Действия для преодоления отказа по данному основанию:
1. Нужно доказать, что обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки, для этого подойдут документы, подтверждающие объемы производства и продажи товаров, затраты на рекламу, участие в выставках и иные.
2. Можно доказать, что даже отдельные буквы имеют смысловую нагрузку.
Пример из практики:
– Специалисты ЦПО групп подали заявку на регистрацию товарного знака «Per4Men». Экспертиза сочла, что элемент «Per4Men» не обладает различительной способностью, т.к. указывает на назначение заявленных услуг 41 класса. Мы не согласились с доводами экспертизы, ведь обозначение «Per4Men» может иметь и другое значение «В Расчете На Одного Человека» и что это обозначение приобрело различительную способность в результате использования. Товарный знак зарегистрировали в целом.;
– Специалисты ЦПО групп подали заявку на регистрацию товарного знака «Mac&Cheese» в оригинальном графическом написании. Экспертиза сочла, что слова «Mac&Cheese» не обладает различительной способностью, т.к. указывает на назначение заявленных услуг 43 и 35 классов МКТУ. Мы не согласились с доводами экспертизы, ведь обозначение выполнено в оригинальной манере и само словосочетание в данном случае не может указывать на назначение услуги. Товарный знак зарегистрировали в целом.
– Специалисты ЦПО групп подали заявку на регистрацию товарного знака «Per4Men». Экспертиза сочла, что элемент «Per4Men» не обладает различительной способностью, т.к. указывает на назначение заявленных услуг 41 класса. Мы не согласились с доводами экспертизы, ведь обозначение «Per4Men» может иметь и другое значение «В Расчете На Одного Человека» и что это обозначение приобрело различительную способность в результате использования. Товарный знак зарегистрировали в целом.;
– Специалисты ЦПО групп подали заявку на регистрацию товарного знака «Mac&Cheese» в оригинальном графическом написании. Экспертиза сочла, что слова «Mac&Cheese» не обладает различительной способностью, т.к. указывает на назначение заявленных услуг 43 и 35 классов МКТУ. Мы не согласились с доводами экспертизы, ведь обозначение выполнено в оригинальной манере и само словосочетание в данном случае не может указывать на назначение услуги. Товарный знак зарегистрировали в целом.
3. Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно, так, например, можно доказать, что обозначение является вымышленным, воспринимается потребителем как фантазийное, не указывающее на какие-либо заявленные товары и/или услуги, или, что комбинация словесного и графического элементов создает новую ассоциативную связь заявленного обозначения с заявителем, что доминирующим элементом является изображение, композиционно связанное со словесным элементом. Эти и другие доводы помогут избежать отказа в регистрации.
Обозначение является тождественным (полное совпадение) или схожим до степени смешения с товарным знаком (ассоциация товарных знаков друг с другом, несмотря на отдельные отличия) см. п. 6 ст. 1483
Действия для преодоления отказа по данному основанию:
1. Нужно проверить на официальном сайте ФИПС информацию по противопоставленному обозначению, а также информацию о компании-правообладателе/заявителе противопоставленного товарного знака или заявки. В нашей практике были случаи, когда на момент получения уведомления экспертизы, противопоставленный знак прекратил свое действие, не использовался или правообладатель прекратил свое существование (исключен из ЕГРЮЛ). В этом случае можно досрочно прекратить действие товарного знака.
2. Возможно, что противопоставленный товарный знак или обозначение по заявке не сходны и при детальном разборе (сравнительном анализе) по трем используемым критериям оценки: фонетика (звучание), семантика (смысловая нагрузка), графика (визуальное восприятие) можно доказать отсутствие сходства. Нужно доказать, что знаки не совпадают хотя бы по одному критерию и что этот критерий ключевой.
3. Сравните классы МКТУ вашего и противопоставленного обозначения. Закон допускает регистрацию в отношении НЕ однородных товаров и услуг, поэтому анализ классов позволит сохранить часть или все заявленные товары или услуги. Но, важно понимать, что однородными могут быть товары и/или услуги из разных классов МКТУ.
4. Можно выкупить противопоставленный товарный знак полностью или частично (в отношении части товаров) или если товарный знак не используется в течение трех лет, можно запросить досрочного прекращения срока действия (через суд).
5. Получите письмо-согласие на регистрацию обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака.
Обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя (если обозначение порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, что не соответствует действительности) см. п. 3 ст. 1483
Часто эксперты Роспатента ссылаются на возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о месте происхождения товара или изготовителе. Например, при регистрации российской компанией знака на иностранном языке:
– если в переводе на русский язык товарный знак указывает на характеристики товара, для которого он используется;
– если слово ассоциируется с каким-то иностранным производителем или местом.
Это же касается указания на географический объект, например, когда заявлено обозначение «Московский...», а заявитель находится в любом другом городе, кроме Москвы.
Действия для преодоления отказа по данному основанию:
1. Можно доказать, что обозначение является фантазийным, давно используется и рекламируется именно как товар/услуга российской организации.
2. Нужны доказательства, подтверждающие связь заявителя с географическим объектом.
Важно помнить, что при получении запроса экспертизы по результатам проверки обозначения, у вас есть 6 месяцев для направления ответа. Этот срок не продлевается.
Обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого лица или коммерческим обозначением см. п. 8 ст. 1483 ГК РФ
Действия для преодоления отказа по данному основанию такие же, как и в случае тождества или сходства с товарным знаком и/или заявкой (см. п. 6 ст. 1483 ГК). При этом, важно понимать, что если обратился правообладатель такого объекта, то существенным моментом для снятия противопоставления будет виды деятельности такого правообладателя, т.е. нужно проанализировать коды ОКВЭД и проанализировать их однородность с заявленным перечнем МКТУ.
Обозначение тождественно или сходно до степени смешения с иными объектами авторского и смежных прав (произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации, промышленному образцу, знаку соответствия и т.д.) см. п. 9 ст. 1483 ГК РФ
